Un marchio registrato dà garanzie sulla sua novità?

Quando si registra un marchio perché esso possa essere valido deve essere, ex art. 12 Codice Proprietà Industriale, “nuovo”, ovvero non devono esistere marchi registrati anteriori identici o simili a quello che si vuole tutelare. In certi casi il marchio che viene registrato è nullo in origine in quanto, anche se non si sapeva, esisteva un marchio identico anteriore. Anche la registrazione da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non è una garanzia in quanto tale Ufficio rilascia marchi e brevetti senza effettuare un esame di novità che eventualmente fa carico al richiedente stesso.

Da questa premessa sembrerebbe derivare come conseguenza che colui il quale per primo ha registrato il marchio possa impedirne l’uso al successivo richiedente ma non sempre è così. Infatti l’art. 48 del Codice Proprietà Industriale prevede la possibilità della “convalidazione” del marchio successivo. In pratica la legge prevede che il titolare del marchio anteriore debba agire contro chi registra un marchio uguale successivo entro 5 anni dalla seconda registrazione, o meglio entro 5 anni dalla conoscenza dell’uso del marchio registrato.

Se il secondo marchio è stato registrato da più di 5 anni ed è stato utilizzato fin da allora, esso si è convalidato perché in tutto questo periodo nessuno ha avanzato un reclamo e non può più farlo adesso. Tuttavia, anche se è possibile continuare ad utilizzare il marchio non si potrà impedire al precedente titolare di utilizzare anch’esso il suo, per cui i due marchi anche se uguali sono destinati a convivere, fatto questo che rappresenta un’eccezione nel regime normale dei marchi registrati.

Categoria: Marchi Ultimo aggiornamento: 2012/06/20