Si può chiedere il risarcimento danni a chi utilizza il marchio altrui?

Essendo titolari di un marchio, si può vietare a chiunque di utilizzare il proprio marchio e chiedere un risarcimento danni a coloro che lo utilizzano abusivamente. Tuttavia, consideriamo l’ipotesi che per parecchi anni il proprio nome sia stato utilizzato da un’altra società senza che si sia fatta alcuna opposizione. In primo luogo, occorre stabilire se tra il titolare del marchio e la società che lo sta utilizzando c’è stato un contratto con il quale quest’ultima è stata autorizzata ad utilizzare questo nome: se questo contratto c’è stato, ed è stato fatto per iscritto, allora occorre scioglierlo nei termini di legge previsti dall’accordo, dopo di che si potrà facilmente agire contro di loro. Se questo accordo non c’è stato, il fatto che non ci sia mai stata opposizione a questo utilizzo viene considerato dalla legge come un atto di tolleranza che può portare alla “convalidazione” del marchio di fatto utilizzato dall’altra società, per cui se siamo stati a conoscenza di questo utilizzo per più di 5 anni e non abbiamo fatto nulla per impedirlo, l’utilizzatore potrebbe continuare tranquillamente nel suo uso in virtù dell’art. 28 Codice Proprietà Industriale. Altro fattore da valutare prima di intraprendere un’azione legale è quello relativo alla validità del nostro marchio ed alla forza che possa avere. Trattandosi di un nome piuttosto generico registrato senza effettuare alcuna indagine preventiva, prima di muoversi è bene procedere con una ricerca per essere certi di non trovarsi poi a brutte sorprese. In sostanza è possibile sia impedire l’uso sia richiedere un risarcimento danni, ma prima debbono essere valutati attentamente tutta una serie di elementi di fondamentale importanza per poter contare su una vittoria finale.

Categoria: Difesa legale Ultimo aggiornamento: 2012/08/21