Il brevetto italiano

  1. Le scelte preliminari
  2. Come depositare una domanda di brevetto italiano
  3. L’anticipata accessibilità al pubblico
  4. La procedura di concessione di un brevetto
  5. Il ricorso contro le decisioni dell’Ufficio
  6. Ritiro e limitazione della domanda
  7. Cessione del brevetto
  8. Normativa di riferimento

1. Le scelte preliminari

Prima di depositare un brevetto occorre esaminare a fondo l’invenzione e stabilire quale sia l’aspetto centrale da proteggere e quali potrebbero essere le possibili varianti. Con una domanda di brevetto si può tutelare una sola invenzione per cui esaminare le soluzioni alternative è importante per evitare che il brevetto possa essere facilmente bypassato. È poi importante effettuare una ricerca di novità per accertarsi che il brevetto sia nuovo. Se non lo avete già fatto vi consigliamo di leggere la sezione Depositare un brevetto che fornisce utili consigli al riguardo.

Quando l’analisi preliminare è stata effettuata con cura e, come sempre si consiglia, con l’aiuto di un consulente esperto in materia, si può procedere con la preparazione ed il deposito della domanda. Esistono due tipi di domande: la domanda di brevetto per invenzione e la domanda di brevetto per modello di utilità. Dal punto di vista sostanziale la documentazione da preparare è praticamente la stessa in quanto in entrambi i casi dovrà essere predisposta una specifica descrizione con allegati i relativi disegni tecnici.

La domanda di brevetto non può essere presentata direttamente via Internet ma si può depositare o su carta, richiedendo e depositando i relativi moduli presso l’apposito sportello che si trova alla Camera di Commercio, o in via telematica ma utilizzando un’apposita piattaforma che richiede l’uso di un dispositivo di lettura della smart card per la firma digitale. Quest’ultima soluzione è pertanto scelta dai professionisti abilitati.

2. Come depositare una domanda di brevetto italiano

Per depositare la domanda di registrazione brevetto occorre compilare un apposito modulo (Modulo A per le invenzioni, Modulo U per i modelli di utilità) che si trova presso le Camera di Commercio e che è scaricabile anche da Internet. Nel modulo devono essere indicati i dati del richiedente, che diventerà titolare del brevetto, il titolo del brevetto, il nome dell’inventore.

AI moduli deve essere allegata la Descrizione con le Rivendicazioni ed i disegni tecnici. La Descrizione deve prima di tutto mettere in risalto il problema tecnico che l’invenzione vuole risolvere ed i vantaggi che derivano dall’utilizzo dell’invenzione. Devono poi essere descritte tutte le principali caratteristiche tecnico-costruttive della soluzione proposta aiutandosi con il richiamo alle tavole di disegno. A seconda del tipo di invenzione andranno poi descritti il funzionamento o il procedimento con cui si ottiene un certo risultato. La parte più importante del brevetto sono le “Rivendicazioni” che devono riprodurre, in apposito linguaggio tecnico, gli elementi sui quali si chiede la protezione. Per rendersi conto dell’importanza delle rivendicazioni basti considerare che in linea di massima ciò che è descritto ma non rivendicato non è oggetto di protezione. Le rivendicazioni si intendono formulate “a cascata” nel senso che la prima è quella più importante che racchiude il nucleo centrale dell’invenzione mentre quelle successive sono una sorta di specificazione della prima.

Anche i disegni tecnici dovranno essere preparati in modo tale da fare capire bene qual’è la soluzione inventiva che si vuole proteggere. Pertanto disegni costruttivi troppo dettagliati con misure e particolari irrilevanti sono sconsigliati.

Per procedere con il deposito si dovranno poi pagare i diritti di segreteria e le tasse che variano in base al tipo di brevetto. Per conoscere le tasse in vigore al momento del deposito della domanda si consiglia di consultare il sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Predisporre bene la domanda di brevetto è fondamentale tanto quanto analizzare bene l’invenzione prima di depositarla in quanto sulla base di queste scelte preliminare si gioca la possibilità di difendere il brevetto in caso di contraffazione.

3. L’anticipata accessibilità al pubblico

Nel modulo per il deposito di una domanda di brevetto è presente una casella che consente di scegliere di optare per l’anticipata accessibilità al pubblico piuttosto che mantenere la domanda segreta. Per scegliere tra una delle due opzioni è bene tenere presente che anche se si è protetti fin dal momento del deposito della domanda di brevetto gli effetti verso i terzi si hanno a decorrere dal momento in cui la domanda viene resa accessibile al pubblico. Ciò significa che fino a quel momento non si potrà agire in causa di contraffazione verso terzi perché questi in teoria non sanno dell’esistenza del brevetto che è segreto. Normalmente una domanda di brevetto resta segreta per 18 mesi ma chiedendo l’anticipata accessibilità al pubblico essa diventa pubblica dopo 90 giorni risolvendo questo tipo di problema. Tuttavia mantenere la domanda segreta più a lungo presenta notevoli vantaggi perché più tardi la concorrenza potrà leggere il testo della domanda e più tardi potrà organizzarsi di conseguenza. Inoltre la segretezza della domanda per 18 mesi può consentire di estendere la domanda in altri paesi esteri, durante il periodo di segretezza della domanda, anche se il periodo della priorità di 12 mesi è già scaduto. In caso di domanda segreta, se ci si trova di fronte ad una contraffazione si può agire notificando una copia della domanda di brevetto al contraffattore.

4. La procedura di concessione del brevetto

Una volta depositata la domanda di brevetto si ottiene un numero di domanda ed una data di deposito a decorrere dalla quale inizia l’esame della pratica.

Dal 1 Luglio 2008 le domande di brevetto italiane sono sottoposte ad una ricerca di novità che viene effettuata direttamente dall’Ufficio Europeo Brevetti ed inviata all’UIBM che a sua volta la comunica al titolare. La ricerca viene consegnata al titolare entro 9 mesi dalla data di deposito unitamente ad una comunicazione con la quale viene assegnato un termine (che solitamente è di 21 dalla data di deposito) per potere eventualmente replicare ad eventuali contestazioni o per potere “rivedere” la domanda alla luce di eventuali brevetti ritrovati che possano pregiudicare la concessione del brevetto.

Al riguardo è bene precisare che al testo della domanda non può essere assolutamente aggiunto alcunché in quanto l’invenzione viene cristallizzata così come descritta al momento del deposito. Tuttavia le rivendicazioni possono essere limitate o chiarire, sempre restando nei limiti di quanto originariamente descritto.

Se dopo questo esame l’UIBM ritiene che il brevetto possa essere accolto procede alla sua concessione. Una volta che è stato concesso, al brevetto sarà quindi assegnato un numero e una data di concessione ed il titolare dovrà ritirare il relativo attestato.

Anche se sono necessari alcuni mesi prima che la domanda di brevetto venga accolta o respinta dal Ministero in questo periodo si può attuare l’invenzione ed in molti stati anche venderla o darla in licenza. Si può inoltre agire contro un contraffattore anche sulla base della sola domanda di brevetto pubblica facendosi assistere da un avvocato esperto della materia per evitare errori che potrebbero pregiudicarne l’esito.

Il brevetto per invenzione ha una durata di 20 anni che decorrono dalla data di deposito ma ogni anno a partire dal quarto anno devono essere pagate le tasse annuali di mantenimento in vita. Il brevetto per modello di utilità ha una durata di 10 anni ma allo scadere del primo quinquennio deve essere pagata la tassa di mantenimento in vita per il secondo quinquennio.

5. Il ricorso contro le decisioni dell’Ufficio

Contro i provvedimenti dell’UIBM con i quali l’ufficio respinge, totalmente o parzialmente, una domanda deposita è possibile presentare ricorso di fronte alla Commissione dei Ricorsi (art. 135 CPI). La Commissione dei Ricorsi è composta da magistrati e professori nominati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Le sentenze della Commissione possono essere impugnate di fronte alla Corte di Cassazione. Data la natura del procedimento è necessario farsi rappresentare da un Avvocato o da un Consulente in Proprietà Industriale non solo per la particolare difficoltà della materia ma anche in quanto previsto dalla legge.

6. Ritiro e limitazione della domanda

In qualsiasi momento tra il deposito della domanda e la concessione del brevetto, colui che ha depositato la domanda può sempre ritirarla (e quindi rinunciarvi) oppure limitarla, ad esempio riducendo il numero delle rivendicazioni. Può essere necessario ritirare o limitare il brevetto, ad esempio, quando sorge un conflitto con un terzo che vanta diritti preesistenti o quando lo si è mantenuto in stato si segreto e si vuole evitare che venga pubblicato. Modifiche alla domanda di brevetto possono essere apportate ma solo entro limiti strettissimi e mai senza alterare e tanto meno ampliare l’ambito iniziale di tutela. Una modifica non solo consentita ma anzi dovuta è quella relativa al cambiamento di residenza del titolare. Variazioni anagrafiche, rinunce e limitazioni devono essere comunicate all’ufficio presentando un’apposita istanza di annotazione.

7. Cessione del brevetto

Un brevetto, oltre che attuato, può essere ceduto o dato in licenza a terzi. Nel primo caso si ha qualcosa di analogo ad una vendita per cui il brevetto cambia “proprietario”, nel secondo caso si ha una sorta di “affitto” con cui se ne concede l’uso a terzi. I contratti di cessione brevetto sono molto delicati. Occorre infatti avere ampia cognizione del brevetto che si sta vendendo, ma soprattutto acquistando, per cui è opportuna un’analisi tecnica tesa a controllare che il brevetto sia in vita, che non ci siano conflitti potenziali o attuali, che non siano stati stipulati accordi di coesistenza e simili. Tutto ciò si ottiene sottoponendo il brevetto ad una accurata analisi (c.d. due diligence) senza la quale si rischia di trovarsi a comprare una scatola vuota. Altro aspetto rilevante è poi quello del valore del brevetto, cosa non facile senza l’ausilio di un esperto. La cessione, o licenza, di un brevetto deve essere trascritta all’UIBM attraverso un’apposita istanza di trascrizione. La trascrizione è necessaria per l’efficacia verso terzi e soprattutto a garanzia della parte acquirente o licenziataria.

8. Normativa di riferimento

D. Lgs. 10.02.2005 n. 30 (Codice della Proprietà Industriale)