Deposita un brevetto

  1. Cosa significa depositare un brevetto
  2. La ricerca di novità
  3. Chi può registrare un marchio
  4. Quanto dura
  5. In quali stati è protetto
  6. La priorità
  7. La differenza tra Patented e Patent pending

1. Cosa significa depositare un brevetto

Depositare una domanda di brevetto non è semplice ed è fortemente sconsigliabile procedere senza l’aiuto di un esperto.

Per depositare una domanda di brevetto è necessario preparare una pratica che dovrà contenere una serie di documenti mentre non si dovrà (e tanto meno si potrà) depositare un prototipo dell’invenzione realizzata che può anche non esistere. L’invenzione viene brevettata sulla base di un progetto che deve essere descritto all’Ufficio Brevetti dello stato in modo adeguato.

Prima di predisporre la documentazione necessaria occorre esaminare a fondo l’invenzione per valutare se è brevettabile e quale sia il modo migliore per proteggerla. Mentre per alcune invenzioni si tratta di una valutazione piuttosto agile per altre non lo è affatto. Si pensi ai brevetti relativi ai prodotti alimentari, ai software, o a tutte quelle invenzioni apparentemente banali che proprio per questo devono essere descritte in modo rigoroso.

Una volta effettuata questa valutazione preliminare occorrerà predisporre la documentazione tecnica da allegare alla domanda di brevetto che deve soddisfare i requisiti previsti dalla legge ed essere redatta secondo quelli che sono gli insegnamenti degli Uffici Brevetti degli stati. Non è sufficiente una descrizione generica dell’oggetto inventivo ma occorre preparare un testo con relativi disegni che facciano comprendere non tanto l’oggetto ma esattamente in che cosa consiste l’invenzione. La documentazione non deve essere una semplice descrizione di come è fatto il prodotto che si vuole brevettare ma deve essere scritta in modo tale da evidenziare bene quali sono gli aspetti innovativi sui quali si chiede di ottenere la tutela. La difficoltà nello scrivere il brevetto sta proprio in questo. Anche se si è dei tecnici esperti in un determinato settore difficilmente si è in grado di scrivere una domanda di brevetto nel modo ottimale se non si è un Mandatario Brevetti. Prima di procedere con il deposito occorre poi valutare l’interesse del titolare e stabilire quali possano essere le strategie di sfruttamento commerciale ed i possibili mercati di sbocco. Il brevetto, come il marchio ed il design, è territoriale nel senso che ha validità solo negli stati in cui viene depositato, per cui occorre stabilire fin da subito dove dovrà essere depositato e quindi quale tipo di deposito scegliere. Si può scegliere di depositare un brevetto italiano che ha validità solo nel nostro paese oppure un brevetto europeo  o un brevetto internazionale che hanno una validità estesa ad un numero maggiore di stati. Si può anche scegliere, a certe condizioni, di depositare un brevetto solo in uno o in alcuni stati esteri  ed in tal caso occorrerà necessariamente rivolgersi ad un esperto che possa agire in tali stati. La scelta sul tipo di brevetto e sugli stati in cui depositarlo varia a seconda del tipo di invenzione. Ci sono prodotti che per loro natura hanno un mercato in certi paesi piuttosto che in altri o invenzioni che si vogliono sfruttare, per strategie commerciali, solo in certi stati. Si ricorda che il brevetto conferisce il diritto esclusivo di produzione e commercializzazione, per cui questo serve a valutare quali siano i paesi in cui si vuole che l’invenzione non venga prodotta o venduta. Sono scelte che devono essere valutate insieme ad un consulente brevetti che possa di volta in volta fare presenti i vantaggi e gli svantaggi di una procedura rispetto ad un’altra.

2. La ricerca di novità

Prima di depositare una domanda di brevetto è consigliabile effettuare una ricerca di novità per valutare se l’invenzione che si vuole proteggere sia nuova ed inventiva. La ricerca di novità viene svolta utilizzando banche dati specifiche e con l’aiuto di esperti in brevetti che potranno leggerne i risultati ed interpretarli adeguatamente. Per un primo screeninig si possono anche consultare le banche dati disponibili on line ma per un esame serio e approfondito non si può farvi affidamento esclusivo. La ricerca di novità viene comunque effettuata nel corso della procedura di deposito dalla maggiore parte degli uffici. Dal 1 Luglio 2008 anche le domande di brevetto italiane sono sottoposte ad una ricerca di novità. Questa ricerca per l’Italia è svolta dall’EPO, European Patent Office, e viene inviata all’UIBM che a sua volta la comunica all’inventore entro 9 mesi dal deposito. Questa innovazione ha reso particolarmente vantaggioso depositare una domanda di brevetto in Italia in quanto ad un costo contenuto si ottiene un’ottima ricerca sulla base della quale l’inventore può scegliere con maggiore consapevolezza se il brevetto meriti di essere esteso all’estero oppure no o comunque se valga la pena di investirci.

3. Chi può depositare un brevetto

Può depositare un brevetto un’impresa o anche una persona fisica che non ha una partita IVA. Un brevetto può essere intestato anche a più persone ma occorrerà regolamentare con attenzione l’uso del brevetto che potrebbe non essere consentito in modo disgiunto. Dovrà altresì essere regolamentato l’aspetto gestionale e quindi stabilire sulla base di quali criteri verrà presa una scelta in modo da evitare situazioni di stallo che potrebbero compromettere lo sfruttamento del brevetto. Legittimato a chiedere il brevetto è l’inventore. Tuttavia ci sono casi particolari in cui il diritto al brevetto spetta a terzi. Ciò si verifica soprattutto in materia di lavoro dipendente. L’art. 64 CPI prevede infatti che «1. Quando l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall’invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore. 2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell’attività inventiva, e l’invenzione è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all’inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l’invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell’importanza dell’invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall’inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro. (…)» Stabilire quando si rientri nell’una o nell’altra ipotesi non è sempre facile. Altre disposizioni particolari si hanno poi in materia di invenzioni effettuate in ambito universitario. In tal caso i diritti sull’invenzione spettano al ricercatore ma all’Università spetta una percentuale sul ricavato dello sfruttamento del brevetto che può arrivare fino ad un massimo del 50% (art. 65 CPI).

4. Quanto dura

Il brevetto per invenzione dura 20 anni dalla data di deposito mentre il brevetto per modello di utilità dura 10 anni dalla data di deposito e non possono essere rinnovati. Perché un brevetto venga mantenuto in vita è necessario pagare le tasse annuali previste dallo stato in cui si è depositato.

5. In quali stati è protetto

Il brevetto ha una validità territoriale per cui la protezione dell’invenzione è limitata allo stato o agli stati in cui il brevetto è depositato. Si può scegliere un brevetto italiano che ha validità solo nel nostro paese oppure un brevetto europeo  o un brevetto internazionale  che hanno una validità estesa ad un numero maggiore di stati. Si può anche scegliere, a certe condizioni, di depositare un brevetto solo in uno o in alcuni stati esteri ed in tal caso occorrerà necessariamente rivolgersi ad un esperto che possa avere dei corrispondenti in tali stati.

La scelta sul tipo di brevetto e sugli stati in cui depositarlo varia a seconda del tipo di invenzione. Ci sono prodotti che per loro natura hanno un mercato in certi paesi piuttosto che in altri o invenzioni che si vogliono sfruttare, per strategie commerciali, solo in certi stati. Si ricorda che il brevetto conferisce il diritto esclusivo di produzione e commercializzazione, per cui questo serve a valutare quali siano i paesi in cui si vuole che l’invenzione non venga prodotta o venduta.

La scelta dipende da ragioni strategiche e viene effettuata in base a come si intende sfruttare il brevetto e quindi al mercato che possa essere più appetibile. Si deve inoltre tenere presente che dal deposito della prima domanda di deposito decorre un periodo di dodici mesi (c.d. diritto di priorità) entro il quale è possibile depositare il brevetto all’estero prevalendo su eventuali brevetti depositati nei dodici mesi precedenti. Ciò consente di potere inizialmente depositare una domanda in Italia e poi estenderla in un momento successivo.

6. La “priorità”

La “priorità” è un diritto riconosciuto a chi deposita una domanda di brevetto per la prima volta. Questo diritto consiste nella facoltà offerta al titolare di depositare lo stesso brevetto in uno o più stati diversi da quello iniziale senza essere pregiudicato da eventuali depositi che siano avvenuti in precedenza rispetto al deposito nel nuovo stato ma successivamente al primo deposito. Il diritto di priorità per i brevetti è di dodici mesi dal deposito. Pertanto se si deposita un brevetto il 1 Febbraio in Italia, ad esempio, si potrà depositare quello stesso brevetto negli USA il 20 Luglio ed ottenere il brevetto anche se qualcun’altro avesse depositato lo stesso brevetto negli USA a Giugno dello stesso anno. Grazie al diritto di priorità, infatti, il deposito di Giugno non toglierebbe la novità al nostro brevetto di Luglio che “retrodaterebbe” al 1 Febbraio, data del primo deposito. La priorità è un meccanismo interessante che serve ad evitare abusi ed a consentire al titolare di riflettere e valutare gli stati di possibile estensione. Scaduto il periodo di priorità il brevetto non potrà più essere depositato. In alcuni casi, e ricorrendo ad appositi accorgimenti, si potrà depositare uno stesso brevetto entro 18 mesi dalla data di deposito della prima domanda ma il secondo brevetto avrà una data di deposito autonoma ed indipendente.

7. La differenza tra Patented e Patent Pending

Chi brevetta un’invenzione ha interesse a che i concorrenti sappiano che si tratta di un oggetto brevettato in modo che si astengano dall’imitarla. Quando un’invenzione è concessa si può scrivere sul prodotto “Patented” o “Brevettato”. Si posssno anche usare espressioni più specifice come “Brevetto internazionale” o “brevettato in Italia”. Se un brevetto è stato depositato ma non è stato ancora concesso si può scrivere “Patent pending” o “Brevetto depositato”, espressioni che indicano proprio questa condizione. Un brevetto concesso è stato approvato dall’ufficio ed ha quindi superato una fase di esame, spesso complessa, ed offre quindi garanzie maggiori rispetto ad un brevetto che è ancora allo stato di deposito e che quindi non ha superato alcun esame da parte dell’ufficio.Pertanto mentre il brevetto concessio è fino a prova contraria un brevetto valido e pienamente efficace il brevetto depositato potrebbe anche non essere accolto. Tuttavia sia il brevetto concesso che quello depositato possono essere utilizzati per iniziare un’azione legale contro chi producesse prodotti in contraffazione dell’invenzione.