Registrare un design in italia

  1. Le scelte preliminari
  2. Come depositare una domanda di modello italiano
  3. La procedura di registrazione
  4. Il ricorso contro le decisioni dell’Ufficio
  5. Ritiro e limitazione della domanda
  6. Cessione del modello
  7. Normativa di riferimento

1. Le scelte preliminari

Prima di depositare un modello occorre scegliere come depositarlo. Se non lo avete già fatto vi consigliamo di leggere la sezione Registrare un modello che fornisce utili consigli al riguardo.

Quando l’analisi preliminare è stata effettuata con cura e, come sempre si consiglia, con l’aiuto di un consulente esperto in materia, si può procedere con il deposito della domanda di registrazione.

Esistono due tipi di domande: la domanda di deposito singolo o di deposito multiplo che si può utilizzare per registrare più modelli che appartengono alla stessa classe della Classificazione di Locarno.

La domanda di registrazione non può essere presentata direttamente via Internet ma si può depositare o su carta, richiedendo e depositando i relativi moduli presso l’apposito sportello che si trova alla Camera di Commercio, o in via telematica ma utilizzando un’apposita piattaforma che richiede l’uso di un dispositivo di lettura della smart card per la firma digitale. Quest’ultima soluzione è pertanto scelta dai professionisti abilitati.

2. Come depositare una domanda di modello italiano

Per depositare la domanda di registrazione modello occorre compilare un apposito modulo (Modulo O) che si trova presso le Camere di Commercio e che è scaricabile anche da Internet. Nel modulo O devono essere indicati i dati del richiedente, che diventerà titolare del modello, il titolo del modello, la classe a cui appartiene il prodotto su cui si applica il design.

Come abbiamo avuto modo di dire la scelta delle classi deve essere fatta consultando la Classificazione di Locarno e preoccupandosi di controllare quale sia l’edizione in vigore al momento del deposito della domanda.

Si dovrà poi allegare la riproduzione grafica del disegno o modello o dei prodotti che lo incorporano. Si può anche depositare direttamente un campione quando si tratta di un prodotto bidimensionale.

Se è utile per rendere comprensibile il modello si può allegare una descrizione del modello con le relative rivendicazioni.

Con una sola domanda di modello multiplo può essere chiesta la registrazione per un massimo di 100 disegni o modelli purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti facenti parte della stessa classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli contenuta nell’Accordo di Locarno, pagando la stessa tassa.

A seconda della scelta che si è operata si dovranno pagare i diritti di segreteria e le tasse che variano in base al tipo di modello. Per conoscere le tasse in vigore al momento del deposito della domanda si consiglia di consultare il sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Predisporre bene la domanda di registrazione è importante tanto quanto analizzare bene il modello prima di depositarlo in quanto sulla base di queste scelte preliminari si gioca la possibilità di difendere il design in caso di contraffazione.

3. La procedura di registrazione

Una volta depositata la domanda di registrazione si ottiene un numero di domanda ed una data di deposito a decorrere dalla quale inizia l’esame della pratica che è limitato sostanzialmente agli aspetti formali.

L’UIBM non effettua infatti alcuna ricerca per valutare che il modello sia nuovo o abbia carattere individuale.

Se a seguito di un primo esame formale e tecnico l’UIBM riscontra delle irregolarità le comunica al richiedente che avrà 60 giorni di tempo per rispondere.

Per il design non è prevista alcuna fase di opposizione, come invece avviene per i marchi, per cui i modelli vengono solitamente rilasciati in tempi molto rapidi.

Una volta che è stato concesso, al modello sarà quindi assegnato un numero e una data di concessione ed il titolare dovrà ritirare il relativo attestato.

Il modello ha una durata iniziale di 5 anni che decorrono dalla data di deposito ma può essere rinnovato di cinque anni in cinque anni pagando una specifica tassa e prorogandone la durata fino ad un massimo di 25 anni.

4. Il ricorso contro le decisioni dell’Ufficio

Contro i provvedimenti dell’UIBM con i quali l’ufficio respinge, totalmente o parzialmente, una domanda deposita è possibile presentare ricorso di fronte alla Commissione dei Ricorsi (art. 135 CPI). La Commissione dei Ricorsi è composta da magistrati e professori nominati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Le sentenze della Commissione possono essere impugnate di fronte alla Corte di Cassazione. Data la natura del procedimento è necessario farsi rappresentare da un Avvocato o da un Consulente in Proprietà Industriale non solo per la particolare difficoltà della materia ma anche in quanto previsto dalla legge.

5. Ritiro e limitazione della domanda di registrazione

In qualsiasi momento tra il deposito della domanda e la concessione del modello, colui che ha depositato la domanda può sempre ritirarla (e quindi rinunciarvi) oppure limitarla, ad esempio riducendo il numero dei modelli in un modello multiplo. Può essere necessario ritirare o limitare il modello, ad esempio, quando sorge un conflitto con un terzo che vanta diritti preesistenti o quando lo si è mantenuto in stato di segreto e si vuole evitare che venga pubblicato. Modifiche alla domanda di modello possono essere apportate ma solo entro limiti strettissimi e mai senza alterare e tanto meno ampliare la tutela sostanziale del modello. Una modifica non solo consentita ma anzi dovuta è quella relativa al cambiamento di residenza del titolare. Variazioni anagrafiche, rinunce e limitazioni devono essere comunicate all’ufficio presentando un’apposita istanza di annotazione.

6. Cessione del modello

Un modello, oltre che usato, può essere ceduto o dato in licenza a terzi. Nel primo caso si ha qualcosa di analogo ad una vendita per cui il modello cambia “proprietario”, nel secondo caso si ha una sorta di “affitto” con cui se ne concede l’uso a terzi. I contratti di cessione modello sono molto delicati. Occorre infatti avere ampia cognizione del modello che si sta vendendo, ma soprattutto acquistando, per cui è opportuna un’analisi tecnica tesa a controllare che il modello sia in vita, che non ci siano conflitti potenziali o attuali, che non siano stati stipulati accordi di coesistenza e simili. Tutto ciò si ottiene sottoponendo il modello ad un’accurata analisi (c.d. due diligence) senza la quale si rischia di trovarsi a comprare una scatola vuota. Altro aspetto rilevante è poi quello del valore del modello, cosa non facile senza l’ausilio di un esperto. La cessione, o licenza, di un modello deve essere trascritta all’UIBM attraverso un’apposita istanza di trascrizione. La trascrizione è necessaria per l’efficacia verso terzi e soprattutto a garanzia della parte acquirente o licenziataria.

7. Normativa di riferimento

D. Lgs. 10.02.2005 n. 30 (Codice della Proprietà Industriale)