Il marchio

  1. Cosa è un marchio
  2. Cosa si può registrare come marchio
  3. Tipi di marchio: il marchio collettivo
  4. Un marchio per ogni prodotto
  5. I requisiti di validità del marchio
  6. I diritti esclusivi del titolare del marchio
  7. Registrazione, durata e rinnovo
  8. La decadenza
  9. La convalidazione
  10. Il marchio di fatto
  11. I domain names
  12. F.A.Q.

1. Cosa è un marchio

Il marchio è il segno che identifica un prodotto o un servizio. Esso svolge importanti funzioni ed ha una rilevanza enorme nel successo di un’attività. La funzione principale del marchio è quella di “origine” in quanto grazie al marchio si riconosce la provenienza di un prodotto o di un servizio da una certa impresa. Il marchio serve però anche a diffondere e fare accrescere la fama di un imprenditore e la fiducia in chi acquista. Spesso infatti attrae più il marchio che il prodotto in sé ed i consumatori ripongono fiducia nel marchio prima ancora di conoscere un nuovo prodotto. Il merchandising è un esempio evidente di come un marchio, nato con la funzione primaria di indicare l’origine di un prodotto o servizio, diventi un bene autonomo di grande valore. Per chi inizia un’attività registrare il proprio marchio ha un’importanza strategica davvero rilevante, accresce la reputazione e consente di mettere in cassaforte un bene destinato ad aumentare in misura esponenziale il suo valore economico. Non a caso nelle cessioni di azienda il marchio rappresenta spesso il bene più importante e più ambito.

2. Cosa si può registrare come marchio

L’art. 7 CPI (Codice della Proprietà Industriale) ci dice che possono essere registrati come marchio «tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.» Tuttavia per quanto attiene alla possibilità di registrare come marchio un nome di persona le varie normative nazionali pongono spesso dei limiti di natura diversa. Per quanto riguarda la normativa italiana l’art. 8 CPI prevede che i nomi di persona diversi dal nome di chiede la registrazione possono essere registrati a condizione di non ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto a portare tali nomi. Tuttavia se questi nomi appartengono a personaggi famosi possono essere registrati solo dalla persona famosa o con il suo consenso. Particolarmente complessi da registrare e difendere in giudizio, ma spesso utilissimi per potere frenare l’effetto imitativo dei concorrenti su prodotti storici di un’azienda, sono i marchi di forma, ovvero quei marchi che sono costituiti dalla forma del prodotto che deve essere però tale da rendere il prodotto riconoscibile anche senza l’apposizione di un altro marchio e soprattutto deve essere una forma non “necessitata” da ragioni tecniche. L’art. 9 CPI prevede infatti che «Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.» Una norma analoga esiste anche nel Regolamento sul marchio comunitario. Stabilire quando una forma “dà un valore sostanziale al prodotto” è questione complessa su cui spesso si discute nelle aule di giustizia.

3. Tipi di marchio: il marchio collettivo

Il marchio che comunemente conosciamo e di cui maggiormente parliamo anche in queste pagine è il marchio d’impresa che identifica, appunto, i prodotti o i servizi di un’impresa. Esiste però un particolare tipo di marchio che ha la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi e che può essere registrato solo da enti che svolgono analoga funzione. Il caso più classico è quello dei Consorzi che registrano un marchio collettivo e poi consentono alle imprese che rispettano determinati requisiti di poterlo utilizzare, con ciò garantendo i consumatori della qualità e delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi.

Per ottenere un marchio collettivo occorre seguire una procedura specifica ed in particolare in fase di domanda deve essere depositato un “regolamento” sull’uso del marchio che deve garantire un trattamento equo e controlli sull’uso del marchio da parte di chi lo registra.

4. Un marchio per ogni prodotto

È bene sapere che registrare un marchio non significa monopolizzare in modo assoluto l’uso del segno o della parola scelta potendo impedire ad altri di utilizzarlo in ogni modo. Il marchio in realtà conferisce al suo titolare il diritto di utilizzarlo in esclusiva solo per quei prodotti o servizi di suo interesse che dovranno essere accuratamente indicati nella domanda di registrazione e per quei prodotti o servizi che possano considerarsi affini. Per questo è importante fare presente bene al proprio consulente che cosa si vuole tutelare e per che cosa si intende usare il marchio in modo da permettere la migliore individuazione possibile dei prodotti o servizi da proteggere. Nel caso poi un’impresa ampli la propria attività si potrebbero rendere necessarie registrazioni di marchio ulteriori per consentire la migliore protezione possibile.

5. I requisiti di validità del marchio

Un marchio per essere valido deve essere NUOVO, LECITO e dotato di CAPACITA’ DISTINTIVA. Il marchio è nuovo quando non esistono marchi identici o simili già registrati, o molto diffusamente usati, per gli stessi prodotti o servizi che il marchio andrà ad individuare. Pertanto prima di scegliere di adottare un marchio è buona regola effettuare una ricerca per verificare che quel segno non sia già in uso almeno per prodotti o servizi simili a quelli che si vogliono offrire. È poi sempre non nuovo il marchio che sia uguale ad un marchio notorio anche se si decidesse di utilizzarlo per prodotti o servizi diversi da quelli rappresentati dal marchio in quanto in tale caso il marchio notorio gode di quella che si chiama una tutela “ultramerceologica”. Un marchio deve essere anche lecito e quindi non offendere altri o il senso del “buon costume” ma soprattutto deve essere dotato di capacità distintiva e quindi essere il più possibile un segno o una parola di fantasia. In realtà è ammesso anche depositare marchi che contengano parole che facciano capire di che prodotto o servizio si tratta, ma che ovviamente non coincidano con il nome di tale prodotto o servizio, però in tale caso detti marchi saranno “deboli” e quindi più facilmente imitabili dai concorrenti. Se invece si sceglie di adottare come marchio un nome molto distante dal prodotto o servizio che si intende adottare, la protezione offerta sarà molto maggiore e si parla in tal caso di marchi “forti”. Talvolta un segno che nasce debole o privo di carattere distintivo può diventare un marchio validamente difendibile se a seguito dell’uso che ne è stato fatto ha acquistato carattere distintivo. È il c.d. “secondary meaning”. All’opposto, un marchio che nasce come distintivo ma diventa a seguito dell’uso un nome generico riferito ad un prodotto può perdere la sua forza protettiva per effetto della c.d. “volgarizzazione”.

6. I diritti esclusivi del titolare del marchio

Il titolare del marchio acquista il diritto esclusivo di fare uso esclusivo del marchio. In particolare, come previsto chiaramente dall’art. 20 CPI, « Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.» Quindi non è mai ammessa l’identità di marchi e prodotti/servizi, mentre nel caso in cui vi sia una similitudine occorre accertare se sussista un rischio di confusione. Nel caso in cui il marchio sia molto famoso non è mai ammesso il suo uso anche per prodotti o servizi diversi quando chi usa il marchio trae un indebito vantaggio dalla rinomanza del marchio precedente o gli reca un pregiudizio.

7. Registrazione, durata e rinnovo

I diritti esclusivi conferiti dalla legge al titolare si ottengono con la registrazione del marchio. I diritti decorrono dalla data di deposito della prima domanda di registrazione marchio e durano 10 anni allo scadere dei quali è possibile rinnovare il marchio presentando una nuova domanda di rinnovo per ulteriori 10 anni. L’art. 19 CPI prevede che «1. Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.2. Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede.» Pertanto si può ottenere un marchio registrato anche prima di usarlo a condizione che ci si proponga di usarlo in un tempo ragionevole che la legge italiana individua entro i 5 anni dalla data di registrazione.

8. La decadenza

Come previsto dall’art. 24 CPI un marchio deve essere usato entro cinque anni dalla registrazione “a pena di decadenza”. Pertanto chi non utilizza il marchio per cinque anni consecutivi dopo la registrazione rischia di perderlo soprattutto se qualcun altro procede a registrare a sua volta quel marchio. La legge prevede alcune eccezioni a questa rigida regola ma sono molto limitate per cui è opportuno usare il marchio per mantenerlo in vita.

9. La convalidazione

Così come può decadere un marchio valido, all’opposto, un marchio nullo può “diventare valido” ovvero convalidarsi. Ciò si verifica quando il titolare di un marchio anteriore ha omesso di fare causa al titolare di un marchio successivo, di cui conosceva l’esistenza, e sono trascorsi cinque anni dalla data di registrazione del marchio successivo. Questa è praticamente l’unica ipotesi in cui due marchi, anche identici, possono coesistere ed essere entrambi validi.

10. I marchi “di fatto”

Oltre al marchio registrato nel nostro ordinamento esiste anche il marchio “di fatto” che è un marchio utilizzato senza essere stato registrato. Questo marchio garantisce una protezione debole ed è soggetto non solo al rischio di contraffazione ma anche all’eventualità che altri procedano a registrarlo precedendo chi lo utilizzava per primo. L’esperienza dimostra che registrare un marchio è molto conveniente sia per i bassi costi sia per gli enormi vantaggi pratici ed economici che se ne traggono. Tuttavia il marchio di fatto non è sfornito di ogni tutela ma si può difendere in giudizio a condizione che si dimostri, con abbondanza di prove, che quel marchio anche se non registrato è stato usato ampiamente sul territorio in modo da avere acquistato una certa fama. La prova dovrà essere fornita da chi vuole difendere quel marchio attraverso l’esibizione di fatture di vendita ma soprattutto di articoli di giornale, campagne pubblicitarie e quanto può essere utile a dimostrarne la diffusione. Talvolta si rende necessario fare svolgere anche un’indagine specialistica di tipo demoscopico sulla conoscenza che il mercato ha del marchio. Con il marchio registrato tutto questo non serve in quanto basterà dimostrare di avere ottenuto la registrazione di un marchio per potere chiedere la sua tutela.

11. I domain names

Il nome a dominio è l’indirizzo attraverso cui si può raggiungere un sito (nel nostro caso il nome a dominio è “ufficiobrevetti.it”). Il Codice della Proprietà Industriale ha riconosciuto il nome a dominio come un segno distintivo per cui, se ricorrono determinate condizioni, esso assume una forza analoga a quella di un marchio di fatto e la sua preesistenza può essere di ostacolo alla registrazione di marchi successivi ad esso identici. Dall’altro lato il titolare di un marchio può impedire ad altri di utilizzare quel marchio come nome di dominio e, se ne ricorrono i presupposti, può anche recuperare il dominio Internet di proprio interesse e farlo assegnare a proprio nome.

12. F.A.Q.

1. Cosa si può registrare come marchio? Si possono registrare come marchio parole o simboli grafici che siano nuovi e che abbiano un carattere distintivo. Non possono quindi essere registrate come marchio le parole descrittive di senso comune. Possono essere registrati come marchi anche la forma di un prodotto, i suoni ed i colori.

2. Qual’è il vantaggio di registrare un marchio? Chi ha un marchio registrato può utilizzarlo in esclusiva e quindi vietare agli altri di usarlo per I prodotti o servizi di interesse. Inoltre con un marchio registrato si può essere inseriti nel TMCH.

3. Se registro un marchio sono protetto in tutto il mondo? No. Il marchio è territoriale per cui vale solo nello stato in cui viene depositato.

4. Cosa sono le classi di prodotti e servizi? Le classi sono 45 e ad ogni classe corrisponde un gruppo di prodotti o servizi. Qunado si deposita un marchio occorre specificare I prodotti o servizi di interesse ed individuare a quali classi appartengono per potere correttamente pagare le tasse ed ottenere la tutela voluta.

5. Posso registrare un marchio per tutte le classi di prodotti e servizi? Si. Ovviamente più classi si scelgono più sale il costo del deposito.

6. Quanto dura un marchio? Un marchio dura 10 anni a decorrere dalla data del deposito. Alla scadenza può essere rinnovato per i 10 anni successivi e così di dieci anni in dieci anni.

7. Il costo del deposito cosa comprende? Il costo del deposito comprende gli onorari e le tasse pagate per 10 anni. L’unico costo aggiuntivo è legato alla consegna dell’attestato di rilascio ma è molto basso.

8. Cosa si intende per ricerca di novità? La ricerca di novità serve a verificare che non esistano marchi identici o simili per classi di prodotti identiche o affini al marchio che si vuole depositare. Se esistesse un marchio anteriore il marchio che si vuole registrare sarebbe nullo.

9. È obbligatorio fare una ricerca prima di depositare il marchio? No, non è obbligatorio ma è fortemente consigliabile.

10. L’ufficio italiano brevetti e marchi effettua una ricerca di novità? No, l’UIBM non effettua alcuna ricerca di novità che pertanto non è inclusa nel costo del deposito.

11. L’ufficio marchi comunitari effettua una ricerca di novità? Si, ma limitatamente alla banca dati dei marchi comunitari ed è inclusa nel costo del deposito.

12. Sono tutelato già dal momento del deposito? Si, la tutela offerta dal marchio decorre dalla data di deposito. Tuttavia se il marchio non venisse concesso il marchio sarebbe considerato come se mai fosse esistito.

13. Chi può presentare opposizione contro la mia domanda di marchio? Possono presentare domanda di opposizione i titolari di marchi anteriori identici o simili registrati o usati per classi identiche o affini.

14. Quanto tempo passa prima che il marchio sia registrato? Non ci sono tempi prestabiliti. In genere un marchio viene concesso in circa 5/6 mesi.

15. Posso estendere il marchio in altri stati? Un marchio può essere sempre esteso in altri stati in qualsiasi momento ma, a meno che non venga rivendicato il diritto di priorità, in ogni stato prenderà una data di deposito diversa corrispondente a quella della data di avvenuto deposito.

16. Cos’è il diritto di priorità? È la facoltà riconosciuta a chi deposita una prima domanda di marchio di poterla estendere in qualsiasi stato estero entro 6 mesi dal deposito rivendicando la data del primo deposito.

17. Il marchio registrato può decadere? Un marchio italiano o comunitario decade se non è usato per 5 anni dalla data di registrazione.

18. Che vantaggio ho a registrare un marchio in Italia? Un marchio italiano è poco costoso e conferisce ampi diritti sul tutto il territorio italiano. Al pari di altri marchi consente di partecipare al TMCH.

19. Che vantaggio ho a registrare un marchio comunitario? Un marchio comunitario consente ad un costo vantaggioso di ottenere una tutela ampliata a tutti i 28 stati dell’Unione Europea con una procedura unitaria e quindi senza rivolgersi singolarmente ad ogni stato membro.

20. Il marchio comunitario è più forte di un marchio italiano? No. Hanno un’estensione territoriale diversa ma nel territorio in cui hanno effetto hanno esattamente lo stesso valore.

21. Posso registrare il marchio da solo? Si, anche se è sconsigliabile. La procedura richiede competenza ed esperienza per evitare di trovarsi con un marchio che non si può poi difendere dalle imitazioni.

22. È sufficiente avere registrato un dominio internet per avere l’esclusiva sul nome scelto? No, spesso non è sufficiente. Solo con un marchio registrato è possibile impedire agli altri ogni uso del marchio per I prodotti o servizi di interesse.

23. Come posso guadagnare da un marchio registrato? Un marchio può essere sfruttato usandolo in esclusiva oppure si possono incassare importanti somme di denaro dandolo in licenza (una sorta di affitto) ad altri o addirittura vendendolo come si fa con un qualsiasi bene.