Depositare un marchio

  1. Cosa registrare
  2. La ricerca di novità
  3. Le classi di prodotti e servizi
  4. Chi può registrare un marchio
  5. Quanto dura un marchio
  6. In quali Stati è protetto
  7. La priorità
  8. La differenza tra ® e ™

1. Cosa registrare

Il marchio è qualsiasi segno che identifica un bene o un servizio. Si può registrare come marchio un nome, una o più parole oppure un nome con una grafica particolare o addirittura solo una grafica, un suono o una particolare combinazione di colori, i numeri, le lettere, addirittura un oggetto. Sono marchi registrati la bottiglia della Coca-Cola o la confezione di cioccolato Toblerone. Sono marchi registrati il rombo dell’Harley Davidson o la forma della Smart. Perché sia registrabile un marchio deve essere nuovo ma si può registrare in Italia anche un marchio che sia registrato solo all’estero (cosa che invece non è possibile fare per i brevetti) purché non abbia una notorietà diffusa e la registrazione non avvenga in malafede. Perché un marchio possa essere registrato deve avere anche un carattere distintivo. Valutare la ricorrenza di questi presupposti è questione assai delicata soprattutto quando si vuole registrare un marchio non tradizionale quale un marchio di forma, di suono o di colore. Registrare un marchio consente di avere l’esclusiva dell’uso nello Stato in cui lo si è registrato e per i prodotti e servizi che si sono indicati nella domanda di registrazione (le c.d. Classi). Chi ha un marchio registrato può quindi impedire ad altri di utilizzare un segno uguale o simile al proprio nell’attività commerciale, può utilizzarlo in esclusiva oppure può concederlo in licenza ad altri dietro il pagamento di un compenso (royalty). Prima di registrare un marchio si devono prendere importanti decisioni. In primo luogo è necessario scegliere se depositare un marchio costituito esclusivamente da parole ovvero da parole e grafica o solamente da grafica. Nel primo caso il titolare del segno ha il diritto esclusivo ad utilizzarlo con qualsiasi grafica mentre nel secondo caso è tutelato solo nell’abbinamento parole/grafica depositato. Nel terzo caso, infine, la tutela riguarda solamente il logo depositato. Altra opzione è quella dello scegliere di depositare il segno in bianco/nero ovvero a colori. Infatti nel primo caso il titolare è tutelato per tutti i colori o le combinazioni di colori che darà al suo marchio, nel secondo caso solo nella combinazione prescelta e depositata. La scelta sul tipo di marchio richiede un lavoro complesso che deve essere svolto con la massima attenzione per evitare di cadere nella contraffazione di marchi altrui. Nel momento in cui si inventa o si cerca una parola nuova per identificare un servizio o un prodotto occorre avere ben chiaro che più essa è nuova e fantasiosa più il marchio sarà forte e potrà essere protetto dalle imitazioni. Ad esempio utilizzare marchi composti con il verbo “pulire” per detergenti per la casa potrà fare capire perfettamente al cliente di che cosa si tratta ma difficilmente si potrà impedire ai concorrenti di utilizzare lo stesso verbo che è descrittivo del prodotto. Se invece per quel detergente si utilizzerà una parola che non ha alcuna attinenza con esso, ad esempio “Flash” o “Cocomer”, quel marchio farà capire poco del prodotto ma sarà un marchio forte difficilmente imitabile.

2. La ricerca di novità

La prima cosa in assoluto da fare è però indubbiamente una ricerca di novità. Prima di scegliere un segno come identificativo della propria impresa o di un prodotto è infatti di fondamentale importanza accertarsi che non sia già stato registrato da altri in quanto se così fosse si rischierebbe di doverlo cambiare e magari essere anche tenuti a pagare un risarcimento danni. Ricordiamo infatti che l’ufficio italiano, come la maggiore parte degli uffici, non effettua una ricerca di novità per cui un marchio può essere concesso anche se esiste già un marchio uguale registrato in precedenza. Le ricerche sui marchi presentano un certo grado di difficoltà in quanto non è sufficiente accertarsi che non esistano marchi identici a quello che si vuole depositare ma occorre anche verificare che non esistano marchi “simili” e stabilire quando sussista questa similitudine è spesso assai difficile dal punto di vista tecnico. La ricerca deve essere letta tenendo conto delle classi di prodotti e servizi per le quali il marchio viene utilizzato ed analizzando le situazioni di possibile conflitto. Se da tale indagine risulterà un marchio anteriore simile sarà opportuno scegliere un altro nome e cominciare da capo, viceversa si potrà procedere con una certa tranquillità allo studio della grafica ed alla registrazione. Il marchio può essere registrato solo come parola, solo come grafica, o parola e grafica a seconda del tipo. Una parola innovativa che indica in modo forte e deciso un prodotto o un servizio merita di essere registrata di per sé, indipendentemente dalla grafica adottata, in modo tale che il depositante possa utilizzarla in tutte le variazioni stilistiche che desidera e lo stesso dicasi per un simbolo, un disegno, una grafica di particolare impatto. Se invece il nome è debole conviene proteggerlo insieme alla grafica in modo da conferirgli un carattere distintivo più marcato. La differenza tra questi tipi di marchi si nota nel momento in cui si rende necessario proteggere il marchio in sede di contraffazione: mentre per i marchi forti si ha contraffazione anche quando il plagio è ben mascherato, per i marchi deboli sono di solito sufficienti poche modifiche per evitare la confondibilità. Per ottenere la protezione migliore è spesso opportuno registrare il marchio sia come parola che come parola e grafica in modo da avere una doppia protezione e, nel caso in cui esso sia debole, ovvero piuttosto descrittivo del prodotto, registrarne anche alcune varianti per evitare raggiri. Un primo screening può essere fatto sulle banche dati accessibili on line ma per un esame approfondito occorre rivolgersi ad un esperto. Inoltre prima di scegliere un marchio è buona regola verificare che il marchio scelto non sia già stato adottato da altri come nome di dominio in Internet perché questo potrebbe pregiudicare la validità della registrazione e comunque determinare una confusione sul mercato che non è mai auspicabile. Anche dopo che avremo registrato il proprio marchio è consigliabile continuare a “monitorarlo” per assicurarsi che altri non stiano registrando marchi identici al nostro. Questo controllo si può fare ricorrendo ad un servizio di Sorveglianza offerto da consulenti specializzati.

3. Le classi di prodotti e servizi

Altro aspetto di cui bisogna tenere conto in fase di registrazione è quello della scelta dei prodotti e dei servizi per i quali il marchio sarà utilizzato e che devono essere puntualmente descritti nella domanda di registrazione. In base al Codice della proprietà industriale il titolare del marchio ha il diritto di fare uso esclusivo del marchio stesso e di vietare a terzi l’utilizzo di un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o affini se a causa della somiglianza si crei un rischio di confusione; se si tratta poi di marchio che gode di rinomanza questo diritto si estende anche ai servizi o prodotti non affini (art. 5; Art. 20). Occorre quindi individuare con attenzione le classi che si vogliono proteggere sia per non entrare in conflitto con altre classi affini a quelle rivendicate per altri marchi sia per evitare in futuro di non poter vietare l’uso del marchio per classi di prodotti o servizi che potrebbero rivestire comunque un interesse commerciale. Questo tipo di analisi è estremamente delicata e complessa anche per gli esperti della materia, soprattutto per l’impossibilità di disporre a costi contenuti di un panorama completo delle registrazioni riguardanti marchi identici o simili per classi identiche o affini, sia perché, anche con il massimo impegno di spesa, risulta difficile avere un rapporto di ricerca completo a causa dei normali ritardi con cui vengono aggiornate le banche dati. Occorre avere bene chiaro che registrare un marchio non significa ottenere l’esclusiva per l’uso di quel nome in modo assoluto come talvolta si crede.

Nel momento in cui si deposita un marchio occorre scegliere i prodotti e servizi di proprio interesse utilizzando le classi di prodotti/servizi  della Classificazione di Nizza.

Tanto l’individuazione quanto la successiva descrizione sono molto importanti perché devono tenere conto non solo dell’attuale indirizzo produttivo dell’impresa ma anche delle scelte future. Infatti una volta depositata la domanda di registrazione non può più essere modificata e per aggiungere nuovi prodotti si renderà necessario depositare un nuovo marchio.

4. Chi può registrare un marchio

Può registrare un marchio un’impresa o anche una persona fisica che non ha una partita IVA. Un marchio può essere intestato anche a più persone ma occorrerà regolamentare con attenzione l’uso del marchio che, salvo rare eccezioni, non potrà avvenire in modo disgiunto. Chi registra il marchio deve usarlo o deve almeno proporsi di usarlo, direttamente o indirettamente, entro cinque anni dalla registrazione. Se ciò non dovesse avvenire il marchio anche se concesso decade per non uso. Tuttavia una persona fisica potrebbe sempre attuare detto uso concedendo il marchio in licenza ad un’impresa nel caso non riuscisse ad utilizzarlo in proprio.

5. Quanto dura un marchio

Il marchio dura 10 anni dalla data di deposito ma (a differenza dei brevetti) può essere rinnovato all’infinto ogni 10 anni fino a quando lo si desidera. Il rinnovo può essere richiesto depositando una nuova domanda di registrazione che si ricollega alla domanda precedente o, a seconda degli Stati, presentando un’istanza e pagando la relativa tassa.

6. In quali Stati è protetto

I marchi hanno validità territoriale limitata allo Stato o agli Stati in cui si è chiesta la registrazione.

Quando si deposita un marchio occorre quindi scegliere se depositare un marchio italiano, efficace solo nel nostro Paese, comunitario, efficace in tutti i paesi dell’Unione europea ed automaticamente estendibile anche a tutti quelli che ne entreranno a far parte in futuro oppure internazionale, valido in tutti i Paesi che hanno aderito ai relativi accordi. Infine è anche possibile depositare una domanda di registrazione marchio nei singoli Paesi esteri. La scelta dipende da ragioni strategiche e viene effettuata in base all’uso che si intende fare del marchio, ai prodotti o servizi che identificherà e quindi al mercato che possa essere più appetibile. Si deve inoltre tenere presente che dal deposito della prima domanda di marchio decorre un periodo di sei mesi (c.d. diritto di priorità) entro il quale è possibile depositare il marchio all’estero prevalendo su eventuali marchi depositati nei sei mesi precedenti. Ciò consente di potere inizialmente depositare una domanda in Italia e poi estenderla in un momento successivo.

7. La “priorità”

La “priorità” è un diritto riconosciuto a chi deposita un marchio per la prima volta. Questo diritto consiste nella facoltà offerta al titolare di depositare lo stesso marchio in uno o più Stati diversi da quello iniziale senza essere pregiudicato da eventuali depositi che siano avvenuti in precedenza rispetto al deposito nel nuovo stato ma successivamente al primo deposito. Il diritto di priorità per i marchi è di sei mesi dal deposito. Pertanto se si deposita un marchio il 1 Febbraio in Italia, ad esempio, si potrà depositare quello stesso marchio negli USA il 20 Luglio ed ottenere il marchio anche se qualcun’altro avesse depositato lo stesso marchio negli USA a Giugno dello stesso anno. Grazie al diritto di priorità, infatti, il deposito di Giugno non toglierebbe la novità al nostro marchio di Luglio che “retrodaterebbe” al 1 Febbraio, data del primo deposito. La priorità è un meccanismo interessante che serve ad evitare abusi ed a consentire al titolare di riflettere e valutare gli Stati di possibile estensione. Scaduto il periodo di priorità il marchio potrà sempre essere depositato in altri Stati ma la sua data, anche ai fini dell’esame di novità, sarà quella del nuovo deposito.

8. La differenza tra ® e ™

I simboli ® e ™ si trovano spesso a fianco di alcuni marchi. Il simbolo ® è l’iniziale del termine “registered” ed indica che quella parola è un marchio registrato. Il simbolo ™ è l’acronimo di “trademark” e dovrebbe indicare che il marchio è depositato e non ancora registrato. Un marchio registrato è stato approvato dall’ufficio ed ha quindi superato una fase di esame che ha caratteristiche diverse a seconda del tipo di marchio che si deposita. Un marchio depositato è invece un marchio di cui è stata richiesta la registrazione ma che ancora non ha superato l’esame. Pertanto mentre il marchio registrato è fino a prova contraria un marchio valido e pienamente efficace il marchio depositato potrebbe anche non essere accolto. Tuttavia sia il marchio registrato che quello depositato possono essere utilizzati per iniziare un’azione legale contro chi utilizzasse un segno uguale al marchio che si è depositato. Si deve tenere presente che mentre nei paesi anglosassoni l’uso dei due simboli è piuttosto rigoroso, in Italia spesso i simboli vengono usati in modo inappropriato per cui non è detto che corrispondano alla reale condizione del marchio.