Il marchio europeo

  1. Cosa è il marchio comunitario
  2. Come depositare una domanda di marchio comunitario
  3. La procedura di registrazione
  4. L’opposizione di terzi
  5. Il ricorso contro le decisioni dell’Ufficio
  6. Ritiro e limitazione della domanda
  7. Cessione del marchio
  8. Normativa di riferimento

1. Cosa è il marchio comunitario

Il marchio comunitario istituito con il Regolamento n. 40/94 del Consiglio CE consente di poter ottenere con un’unica domanda un marchio valido su tutto il territorio dell’Unione Europea. Il marchio comunitario è un titolo unico nel senso che piò essere registrato, trasferito, rinunciato, dichiarato nullo o decaduto e il suo uso potrà essere vietato soltanto per la totalità della Comunità e non per i singoli stati. Legittimati alla registrazione di un marchio comunitario sono le persone fisiche aventi la cittadinanza o il domicilio in uno Stato membro, le persone giuridiche aventi la propria sede o una stabile organizzazione in uno Stato membro ed anche le persone fisiche o giuridiche aventi la cittadinanza, il domicilio, la sede o una stabile organizzazione in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Parigi o all’Accordo che istituisce l’organizzazione mondiale del commercio (GATT). Questo sistema di registrazione coesiste con il sistema di registrazione dei marchi nazionali e dei marchi internazionali secondo l’Accordo di Madrid.

Prima di depositare un marchio occorre scegliere come depositarlo, se verbale o grafico, in quali classi registrarlo e dove registrarlo. È poi importante effettuare una ricerca di novità per accertarsi che il marchio che si è scelto non sia già registrato da altri. Se non lo avete già fatto vi consigliamo di leggere la sezione Registrare un marchio che fornisce utili consigli al riguardo.

Quando l’analisi preliminare è stata effettuata con cura e, come sempre si consiglia, con l’aiuto di un consulente esperto in materia, si può procedere con il deposito della domanda di registrazione.

2. Come depositare una domanda di marchio comunitario

La domanda di registrazione del marchio comunitario può essere presentata presso l’Ufficio di armonizzazione del mercato interno (UAMI) con sede ad Alicante (Spagna) di persona, per posta, per corriere ovvero via fax, oppure presso l’Ufficio centrale della proprietà industriale (per l’Italia l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) che la dovrà inoltrare all’UAMI entro 2 settimane dal deposito. Per depositare la domanda di registrazione occorre compilare un apposito modulo scaricabile anche da Internet in cui devono essere indicati i dati del richiedente, che diventerà titolare del marchio, i dati del marchio e le classi di prodotti o servizio che il marchio vuole rivendicare. Come abbiamo avuto modo di dire la scelta delle classi deve essere fatta con particolare cura consultando la classificazione di Nizza di riferimento e preoccupandosi di controllare quale sia l’edizione in vigore al momento del deposito della domanda. In base ai recenti orientamenti dell’ufficio non sarà più possibile indicare il numero della classe ma occorrerà elencare i prodotti ed i servizi di proprio interesse.

Si dovrà allegare anche un esemplare del marchio, a colori o in bianco/nero a seconda della scelta che si è operata, si dovranno pagare le tasse che variano in base al tipo di marchio e alle classi che si sono scelte. Nel caso di domanda di registrazione di un marchio collettivo deve essere allegata anche una copia del regolamento sull’uso del marchio. La compilazione e l’invio della domanda di registrazione di un marchio comunitario possono apparire piuttosto semplici ma è bene ricordare che la difficoltà, spesso alta, è nella scelte preliminari che si devono prendere PRIMA di depositare la domanda. L’estensione a tutta l’Unione Europea della validità di questo marchio determina la necessità di una cura maggiore nella scelta del segno in quanto anche il marchio presente in un solo stato dell’Unione potrebbe determinare il respingimento della domanda. È quindi opportuno consultarsi con un esperto e non procedere da soli.

3. La procedura di registrazione

Una volta depositata la domanda di registrazione si ottiene un numero di domanda ed una data di deposito a decorrere dalla quale inizia l’esame della pratica.

Un primo esame formale e tecnico è svolto dall’ufficio che controlla la conformità formale della domanda e l’assenza dei c.d. impedimenti assoluti alla registrazione. Ad esempio un marchio contrario al buon costume può essere respinto direttamente dall’ufficio, così come un marchio offensivo.

Se invece il marchio supera questo esame dell’ufficio, allora la domanda viene pubblicata. Dalla data di pubblicazione decorre un periodo di 3 mesi entro i quali chiunque si senta leso dalla domanda di marchio in quanto ritiene che quel marchio sia simile ad un proprio marchio anteriore o in quanto tale marchio viola un suo diritto può presentare Opposizione alla registrazione di fronte all’UAMI.

Se viene presentata opposizione si aprirà un procedimento amministrativo nel corso del quale chi ha richiesto il marchio potrà difendersi nei confronti di chi si oppone a che il marchio venga concesso ed alla fine sarà emessa una decisione che potrà comportare la concessione o il rifiuto del marchio. Terminata positivamente l’eventuale fase di opposizione, o trascorso inutilmente il termine di tre mesi, il marchio viene pubblicato e registrato nelle classi indicate nella domanda. Tale marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare quel nome su tutto il territorio dell’Unione Europea per 10 anni anche se alla scadenza è possibile procedere al suo rinnovo per altri 10 anni. Il marchio decade se non viene utilizzato per un periodo di 5 anni a decorrere dalla registrazione. Se la domanda di registrazione di marchio comunitario non viene accettata per impedimenti esistenti soltanto in alcuni paesi dell’Unione la domanda può, a certe condizioni, essere convertita in domanda nazionale negli altri Stati in cui non sussiste questo impedimento.

4. Le opposizioni di terzi

I titolari di marchi o diritti anteriori possono opporsi alla registrazione di un marchio entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda. È bene ricordare che per diritti anteriori non si intendono solo marchi comunitari anteriori ma anche marchi nazionali o marchi internazionali che abbiano effetto in uno Stato dell’Unione Europea. Le opposizioni sono spesso quindi molto articolate e non sempre sono gestite in lingua italiana.

Per presentare opposizione occorre compilare un apposito modulo disponibile on line, allegare copia dei marchi anteriori o prove dei diritti anteriori e motivare adeguatamente il proprio ricorso. Si dovranno altresì pagare le tasse di opposizione previste al momento del deposito.

Ricevuta l’opposizione e verificata la sua ammissibilità, l’UAMI informa il titolare ed assegna alle parti un termine per presentare prove ed argomenti a sostengo delle proprie ragioni dopo di che emette la propria decisione.

In questa fase è di fondamentale importanza farsi assistere da un consulente esperto in quanto gli atti che si devono predisporre dovranno contenere argomentazioni giuridiche spesso molto complesse.

5. Il ricorso contro le decisioni dell’Ufficio

Contro i provvedimenti con i quali l’ufficio respinge, totalmente o parzialmente, una domanda depositata si può presentare ricorso entro due mesi alla Commissione dei Ricorsi Il ricorso dovrà essere adeguatamente motivato in fatto ed in diritto. Contro le decisioni della Commissione di Ricorso si può presentare appello al Tribunale di 1 Grado e poi alla Corte di Giustizia (verificare).

Data la natura e la difficoltà del procedimento è necessario farsi rappresentare da un esperto della materia.

6. Ritiro e limitazione della domanda di registrazione

In qualsiasi momento tra il deposito della domanda e la concessione del marchio, colui che ha depositato la domanda può sempre ritirare la domanda (e quindi rinunciarvi) oppure limitarla, ad esempio riducendo il numero delle classi inizialmente rivendicate. Può essere necessario ritirare o limitare il marchio, ad esempio, quando sorge un conflitto con un terzo che vanta diritti preesistenti. Modifiche alla domanda di marchio possono essere apportate ma solo entro limiti strettissimi e mai senza alterare e tanto meno ampliare la tutela sostanziale del marchio. Una modifica non solo consentita ma anzi dovuta è quella relativa al cambiamento di residenza del titolare del marchio. Variazioni anagrafiche, rinunce e limitazioni devono essere comunicate all’ufficio presentando un’apposita istanza.

7. Cessione del marchio

Un marchio, oltre che usato, può essere ceduto o dato in licenza a terzi. Nel primo caso si ha qualcosa di analogo ad una vendita per cui il marchio cambia “proprietario”, nel secondo caso si ha una sorta di “affitto” con cui se ne concede l’uso a terzi. I contratti di cessione marchio sono molto delicati. Occorre infatti avere ampia cognizione del marchio che si sta vendendo, ma soprattutto acquistando, per cui è opportuna un’analisi tecnica tesa a controllare che il marchio sia in vita, che non ci siano conflitti potenziali o attuali, che non siano stati stipulati accordi di coesistenza e simili. Tutto ciò si ottiene sottoponendo il marchio ad una accurata analisi senza la quale si rischia di trovarsi a comprare una scatola vuota. Altro aspetto rilevante è poi quello del valore del marchio, cosa non facile senza l’ausilio di un esperto. La cessione, o licenza, di un marchio deve essere trascritta all’UAMI attraverso un’apposita istanza. La trascrizione è necessaria per l’efficacia verso terzi e soprattutto a garanzia della parte acquirente o licenziataria.

8. Normativa di riferimento

Regolamento (CE) n. 207/2009 che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 40/94 del 20.12.1993.