Il marchio internazionale

  1. Cosa è il marchio internazionale
  2. Come depositare una domanda di marchio internazionale
  3. La procedura di registrazione
  4. Normativa di riferimento

1. Cosa è il marchio internazionale

Il marchio internazionale non è, come si potrebbe credere, un marchio che ha effetto in tutti gli stati del mondo. In realtà con il termine “marchio internazionale” si indica un marchio che viene depositato con un’unica domanda in più Stati esteri che aderiscono ad uno dei due accordi internazionali in materia. Il marchio internazionale è regolamentato da due normative: Accordo di Madrid Protocollo di Madrid

Ci sono stati che aderiscono solo all’Accordo (A) e stati che aderiscono solo al Protocollo (P), mentre altri stati, tra cui l’Italia (dal 17 Aprile 2000), aderiscono ad entrambi (A) (P). Le due normative sono tra loro piuttosto diverse. Una delle differenze più rilevanti è che l’Accordo prevede che si possa ottenere un marchio internazionale solo sulla base di un marchio registrato nel paese di origine, mentre il Protocollo prevede che si possa fare anche sulla base di una semplice domanda. Altra differenza è che secondo l’Accordo la procedura deve essere seguita in lingua francese mentre secondo il Protocollo, o Accordo e Protocollo insieme, può essere trattata sia in francese che in inglese. Un marchio internazionale ha, in ogni Stato che viene indicato nella domanda, lo stesso valore di un marchio nazionale. Gli Stati che fanno parte del marchio internazionale cambiano spesso in quanto nuovi Stati entrano a fare parte dell’Accordo o del Protocollo. Alla data del 14.10.2013 gli stati erano i seguenti: Stati del marchio internazionale.

2. Come depositare una domanda di marchio internazionale

La procedura per la registrazione di un marchio internazionale, gestita dalla WIPO (World Intellectual Property Organisation) è molto complessa fin dalla fase di deposito per cui è vivamente sconsigliabile procedere senza l’aiuto di un esperto. Innanzitutto il marchio internazionale non è mai autonomo ma è sempre collegato ad un marchio “di base” che può essere un marchio nazionale o anche un marchio comunitario. Il marchio internazionale dura 10 anni dalla data di deposito ma per i primi 5 anni è legato alla vita del marchio di origine per cui se quest’ultimo perde di validità altrettanto accade per il marchio internazionale. La procedura, come abbiamo visto, è regolamentata dall’Accordo e dal Protocollo di Madrid che sono due corpi normativi distinti. In Stati come il nostro, che aderisce ad entrambi, colui che richiede un marchio può scegliere di depositare una domanda di marchio internazionale in cui: designare stati che aderiscono solo all’Accordo (nel quale caso la normativa applicabile è, appunto, quella dell’Accordo) designare stati che aderiscono solo al Protocollo (nel quale caso la normativa applicabile è, appunto, quella del Protocollo) designare stati che aderiscono sia all’Accordo che al Protocollo (nel quale caso la normativa applicabile è per legge quella dell’Accordo)

Se colui che deposita opta per la terza ipotesi deve disporre di un marchio registrato, ad esempio in Italia. In caso contrario potrà validamente depositare un marchio internazionale sulla base di una domanda di registrazione ma questo sarà trattato come segue: dalla domanda saranno cancellati tutti gli Stati che non aderiscono al Protocollo, in quanto solo questi ultimi possono essere designati sulla base di una domanda di registrazione marchio; se il titolare espressamente dichiara di volere che la domanda sia trattata come dipendente sia dall’Accordo che dal Protocollo la domanda viene trattenuta e considerata depositata solo il giorno in cui il marchio richiesto viene registrato.

Una volta stabilito a) a quale trattato ha aderito il nostro Stato e b) a quale trattato hanno aderito gli Stati che indichiamo nella domanda di marchio si potrà stabilire non solo quale sarà la normativa applicabile ma anche i Moduli che dovranno essere utilizzati per il deposito della domanda che sono diversi nei diversi casi. La procedura di deposito è inoltre diversa a seconda che si rivendichi come marchio di base un marchio italiano o un marchio comunitario. Nel primo caso il deposito dovrà avvenire di fronte all’UIBM, compilando il relativo modulo, presentando le relative istanze e pagando le tasse in parte alla WIPO ed in parte all’UIBM. Nel secondo caso invece la domanda dovrà essere depositata all’UAMI.

3. La procedura di registrazione

In linea di massima una volta depositata la domanda gli stati eletti possono rifiutare la registrazione o presentare osservazioni entro un periodo variabile da 6 12 a 18 mesi dalla data in cui la WIPO ha notificato la registrazione internazionale all’Ufficio Nazionale dello Stato designato di deposito (verificare) mentre in caso contrario il marchio si considera accettato presso tutti gli Stati. Se invece viene notificato un rifiuto da parte di uno o più Stati si apre una procedura interna in quello stato che dovrà essere gestita localmente. Può accadere che una domanda di marchio riceva opposizioni da parte di diversi Stati nel qual caso in ogni Stato si dovrà agire tramite un corrispondente locale per replicare all’Ufficio dello stato e cercare di superare le eccezioni che vengono mosse. È difficile potere prevedere in anticipo le eccezioni potenziali in quanto ogni Stato ha la sua normativa interna per cui marchi e classificazioni accettate da molti uffici non sono accettate da altri. Allo stesso modo in alcuni Stati possono esistere marchi identici o simili che invece sono del tutto assenti in altri Stati. Un esame approfondito di questa natura prima del deposito del marchio internazionale può avere costi maggiori del deposito stesso. Se intervenendo a livello locale si riescono a superare le eccezioni mosse dall’ufficio dello Stato il marchio internazionale viene rilasciato in tutti gli Stati, altrimenti si potrà avere un marchio internazionale rifiutato, totalmente o parzialmente, in alcuni Stati oppure rifiutato per alcune classi di prodotti o servizi a seconda dei casi che si prospettano. Una volta concesso il marchio viene pubblicato ed il titolare riceve il relativo attestato di concessione. Il marchio internazionale dovrà essere rinnovato, sempre con un’unica domanda di rinnovo, allo scadere dei 10 anni.

4. Normativa di riferimento

Accordo di Madrid del 14.04.1891 e successive modifiche. Protocollo relativo all’accordo di Madrid del 27.06.1989 e successive modifiche.