Il marchio italiano

  1. Le scelte preliminari
  2. Come depositare una domanda di marchio italiano
  3. La procedura di registrazione
  4. L’opposizione di terzi
  5. Il ricorso contro le decisioni dell’Ufficio
  6. Ritiro e limitazione della domanda
  7. Cessione del marchio
  8. Normativa di riferimento

1. Le scelte preliminari

Prima di depositare un marchio occorre scegliere come depositarlo, se verbale o grafico, in quali classi registrarlo e dove registrarlo. È poi importante effettuare una ricerca di novità per accertarsi che il marchio che si è scelto non sia già registrato da altri. Se non lo avete già fatto vi consigliamo di leggere la sezione Registrare un marchio che fornisce utili consigli al riguardo.

Quando l’analisi preliminare è stata effettuata con cura e, come sempre si consiglia, con l’aiuto di un consulente esperto in materia, si può procedere con il deposito della domanda di registrazione. Esistono due tipi di domande: la domanda di primo deposito che si prepara quando si deposita un marchio per la prima volta e la domanda di rinnovo che invece si utilizza, appunto, quando si deve domandare il rinnovo di un marchio già esistente alla scadenza dei 10 anni. Nei due casi la domanda di registrazione deve essere predisposta in modi diversi. Noi qui ci occuperemo della domanda di primo deposito.

La domanda di registrazione non può essere presentata direttamente via Internet ma si può depositare o su carta, richiedendo e depositando i relativi moduli presso l’apposito sportello che si trova alla Camera di Commercio, o in via telematica ma utilizzando un’apposita piattaforma che richiede l’uso di un dispositivo di lettura della smart card per la firma digitale. Quest’ultima soluzione è pertanto scelta dai professionisti abilitati.

2. Come depositare una domanda di marchio italiano

Per depositare la domanda di registrazione occorre compilare un apposito modulo (Modulo C) che si trova presso le Camera di Commercio e che è scaricabile anche da Internet. Nel modulo C devono essere indicati i dati del richiedente, che diventerà titolare del marchio, i dati del marchio e le classi di prodotti o servizio che il marchio vuole rivendicare. Come abbiamo avuto modo di dire la scelta delle classi deve essere fatta con particolare cura consultando la classificazione di Nizza di riferimento e preoccupandosi di controllare quale sia l’edizione in vigore al momento del deposito della domanda. In base ai recenti orientamenti dell’ufficio non sarà più possibile indicare il numero della classe ma occorrerà elencare i prodotti ed i servizi di proprio interesse.

Si dovrà allegare anche un esemplare del marchio, a colori o in bianco/nero a seconda della scelta che si è operata, si dovranno pagare i diritti di segreteria e le tasse che variano in base al tipo di marchio e alle classi che si sono scelte. Per conoscere le tasse in vigore al momento del deposito della domanda si consiglia di consultare il sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Nel caso di domanda di registrazione di un marchio collettivo deve essere allegata anche una copia del regolamento sull’uso del marchio. Predisporre bene la domanda di registrazione è importante tanto quanto analizzare bene il segno prima di depositarlo in quanto sulla base di queste scelte preliminari si gioca la possibilità di difendere il marchio in caso di contraffazione.

3. La procedura di registrazione

Una volta depositata la domanda di registrazione si ottiene un numero di domanda ed una data di deposito a decorrere dalla quale inizia l’esame della pratica che si articola in alcune fasi.

Un primo esame formale e tecnico è svolto dall’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) che controlla la conformità formale della domanda (artt. 148 e 156 CPI) e l’assenza dei c.d. impedimenti assoluti alla registrazione. Ad esempio un marchio contrario al buon costume può essere respinto direttamente dall’ufficio, così come un marchio offensivo.

Se invece il marchio supera questo esame dell’ufficio, allora viene pubblicato nel Bollettino dei marchi che è a disposizione del pubblico. Da quel momento chiunque si senta leso dalla domanda di marchio in quanto ritiene che quel marchio sia simile ad un proprio marchio anteriore o in quanto tale marchio viola un suo diritto può presentare Opposizione alla registrazione di fronte all’UIBM entro 3 mesi dalla data di pubblicazione.

Se viene presentata opposizione si aprirà un procedimento amministrativo nel corso del quale chi ha richiesto il marchio potrà difendersi nei confronti di chi si oppone a che il marchio venga concesso ed alla fine sarà emessa una decisione che potrà comportare la concessione o il rifiuto del marchio.

Se invece nessuno presenta opposizione il marchio viene concesso. Al marchio sarà quindi assegnato un numero e una data di concessione ed il titolare dovrà ritirare il relativo attestato.

4. Le opposizioni di terzi

L’art. 176 CPI prevede che i titolari di marchi o diritti anteriori possano opporsi alla registrazione di un marchio entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda. È bene ricordare che per diritti anteriori non si intendono solo marchi comunitari anteriori ma anche marchi nazionali o marchi internazionali che abbiamo effetto in Italia.

Per presentare opposizione occorre compilare un apposito modulo disponibile on line sul sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, allegare copia dei marchi anteriori o prove dei diritti anteriori e motivare adeguatamente il proprio ricorso. Si dovranno altresì pagare le tasse di opposizione previste al momento del deposito.

Ricevuta l’opposizione e verificata la sua ammissibilità, l’UIBM informa il titolare ed assegna alle parti un termine per presentare prove ed argomenti a sostengo delle proprie ragioni dopo di che emette la propria decisione.

In questa fase è di fondamentale importanza farsi assistere da un consulente esperto in quanto gli atti che si devono predisporre dovranno contenere argomentazioni giuridiche spesso molto complesse.

5. Il ricorso contro le decisioni dell’Ufficio

Contro i provvedimenti dell’UIBM con i quali l’ufficio respinge, totalmente o parzialmente, una domanda depositata è possibile presentare ricorso di fronte alla Commissione dei Ricorsi (art. 135 CPI). La Commissione dei Ricorsi è composta da magistrati e professori nominati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Le sentenze della Commissione possono essere impugnate di fronte alla Corte di Cassazione. Data la natura del procedimento è necessario farsi rappresentare da un Avvocato o da un Consulente in Proprietà Industriale non solo per la particolare difficoltà della materia ma anche in quanto previsto dalla legge.

6. Ritiro e limitazione della domanda di registrazione

In qualsiasi momento tra il deposito della domanda e la concessione del marchio, colui che ha depositato la domanda può sempre ritirare la domanda (e quindi rinunciarvi) oppure limitarla, ad esempio riducendo il numero delle classi inizialmente rivendicate. Può essere necessario ritirare o limitare il marchio, ad esempio, quando sorge un conflitto con un terzo che vanta diritti preesistenti. Modifiche alla domanda di marchio possono essere apportate ma solo entro limiti strettissimi e mai senza alterare e tanto meno ampliare la tutela sostanziale del marchio. Una modifica non solo consentita ma anzi dovuta è quella relativa al cambiamento di residenza del titolare del marchio. Variazioni anagrafiche, rinunce e limitazioni devono essere comunicate all’ufficio presentando un’apposita istanza di annotazione.

7. Cessione del marchio

Un marchio, oltre che usato, può essere ceduto o dato in licenza a terzi. Nel primo caso si ha qualcosa di analogo ad una vendita per cui il marchio cambia “proprietario”, nel secondo caso si ha una sorta di “affitto” con cui se ne concede l’uso a terzi. I contratti di cessione marchio sono molto delicati. Occorre infatti avere ampia cognizione del marchio che si sta vendendo, ma soprattutto acquistando, per cui è opportuna un’analisi tecnica tesa a controllare che il marchio sia in vita, che non ci siano conflitti potenziali o attuali, che non siano stati stipulati accordi di coesistenza e simili. Tutto ciò si ottiene sottoponendo il marchio ad una accurata analisi (c.d. due diligence) senza la quale si rischia di trovarsi a comprare una scatola vuota. Altro aspetto rilevante è poi quello del valore del marchio, cosa non facile senza l’ausilio di un esperto. La cessione, o licenza, di un marchio deve essere trascritta all’UIBM attraverso un’apposita istanza di trascrizione. La trascrizione è necessaria per l’efficacia verso terzi e soprattutto a garanzia della parte acquirente o licenziataria.

8. Normativa di riferimento

D. Lgs. 10.02.2005 n. 30 (Codice della Proprietà Industriale)